Zgłoszenia znaków towarowych w złej wierze w praktyce unijnej

Jaka jest definicja „złej wiary”? Zaktualizowane Wytyczne EUIPO oraz komunikat w sprawie opracowania wspólnych praktyk dotyczących zgłaszania znaków towarowych w złej wierze dążą do ujednolicenia oceny nieuczciwych praktyk niezależnie od kraju w którym zdarzenie ma miejsce. Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego w ramach projektu Miesiąc Partnera Klastra, którego Parterem w maju jest Kancelaria prawno-patentowa FGGH IP.

Postępowaniami w sprawie zgłoszeń unijnych znaków towarowych (i wzorów przemysłowych), jak też postępowaniami o unieważnienie unijnych znaków zajmuje się Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), z siedzibą w Alicante.

EUIPO cyklicznie analizuje i aktualizuje swoje dotychczasowe praktyki, a wnioski z pozyskanych doświadczeń opisuje w „Wytycznych w sprawie znaków towarowych UE”, które następnie udostępnia na swojej stronie internetowej. Wytyczne kompilują najważniejsze praktyki EUIPO w zakresie postrzegania wszystkich instytucji, które wchodzą w zakres kompetencji działania tego organu, służąc przedsiębiorcom oraz pełnomocnikom jako istotna wskazówka do działania w sprawach dotyczących zgłaszania oraz zarządzania znakami towarowymi obejmującymi zakres ochrony całej UE.

Obecnie obowiązujące Wytyczne zostały przyjęte przez Dyrektora Wykonawczego EUIPO w dniu 28.03.2024 r. i weszły w życie w dniu 31.03.2024 r.

Jedną z interesujących praktyk pozostających w zakresie żywotnego zainteresowania przedsiębiorców pozostają zgłoszenia znaków towarowych w tzw. złej wierze.

Aktem prawnym, który reguluje ten i wszystkie inne aspekty związane ze zgłoszeniem i posiadaniem unijnych znaków towarowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTMR). Rozporządzenie uznaje złą wiarę za bezwzględną podstawę unieważnienia znaku towarowego, na którą można się powołać przed Urzędem we wniosku o unieważnienie lub w drodze powództwa wzajemnego (przed sądem państwa członkowskiego, przed którym toczy się sprawa o naruszenie znaku towarowego). Przewiduje się także szczególny przypadek działań w złej wierze, tj. działanie nieuczciwego agenta – w takim konkretnym przypadku pokrzywdzony przedsiębiorca może złożyć sprzeciw (w toku rozpatrywania zgłoszenia), domagając się wydania przez EUIPO decyzji odmawiającej udzielenia prawa. 

W tym roku aktualizacja Wytycznych EUIPO zbiegłą się w czasie z wydaniem przez EUIPO  komunikatu sprawie opracowania, we współpracy z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE, wspólnych praktyk dotyczących zgłaszania znaków towarowych w złej wierze.

Dzięki działaniom państw członkowskich, których praktyki wykazywały na dość daleko idące rozbieżności w ocenie różnych przypadków działania w złej wierze, udało się osiągnąć duży postęp poprzez ujednolicenie pewnych podstawowych pojęć. Finalnie służy to temu, żeby nieuczciwy przedsiębiorca (potencjalny konkurent) miał świadomość, że niezależnie od tego, z jakiego kraju UE podejmie nieuczciwe działania zmierzające do „zawłaszczenia” znaku towarowego wypracowanego czy eksploatowanego przez innego przedsiębiorcę, jego zachowanie będzie oceniane w sposób spójny i przewidywalny. Co więcej, praktycy prawa mogą dzięki ujednoliceniu praktyk oferować przedsiębiorcom jasne porady w zakresie tego, jakim działaniom nieuczciwego przedsiębiorcy można, a nawet trzeba się sprzeciwić, żeby móc w pełni korzystać z posiadanych praw własności intelektualnej, stanowiących istotny składnik majątku przedsiębiorstwa, posiadających realną wartość rynkową.  

Przedstawiając kluczowe zasady dotyczące oceny zachowań kwalifikujących się jako działania w złej wierze, wskazujemy jedynie syntetyczne (z uwagi na ramy opracowania) pojęcia, które definiują ten obszar i dają obraz tego, jak rozmieć to zagadnienie.

• Pojęcie „złej wiary” nie ma swojej definicji  legalnej – ocena zachowania w złej wierze podlega zawsze indywidualnej ocenie;

zła wiara co do zasady rozumiana jest jako istnienie nieuczciwej motywacji po stronie zgłaszającego; jest nią zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad etycznego postępowania lub uczciwych praktyk handlowych

• ze złą wiarą mamy do czynienia wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że zgłaszający działał:
  • z zamiarem naruszenia interesów konkretnej osoby lub
  • z ogólnym zamiarem uzyskania wyłącznego prawa w celach innych niż w celu oznaczania pochodzenia towaru/usługi (nie – w funkcji znaku), nawet bez związku z istnieniem praw/interesów konkretnej osoby
•  momentem kluczowym dla ustalenia, czy dany zgłaszający działał w złej wierze, jest moment dokonania zgłoszenia znaku, chociaż pewne fakty i dowody sprzed daty zgłoszenia mogą być brane pod uwagę przy interpretacji intencji danego zgłaszającego. Również fakty późniejsze mogą być niekiedy wykorzystane do interpretacji intencji właściciela w momencie zgłoszenia  znaku.

**** Ważne!!! W przypadku późniejszego przeniesienia znaku na inny podmiot złą wiarę ocenia się nadal przez pryzmat pierwotnego zgłaszającego a nie nowego właściciela, jednakże należy przeanalizować również związek między zgłaszającym a nowym właścicielem, w tym m.in. związki właścicielskie między osobami fizycznymi a osobami prawnymi

• pod pojęciem „wcześniejsze prawo” rozumiane jest każde prawo lub inny uzasadniony interes, niezależnie od jego charakteru (może obejmować również niezarejestrowane oznaczenie, imię, nazwisko, nazwę itp.)
• można wskazać na następujące czynniki brane przy ocenie istnienie złej wiary:
  • oznaczenia powinny być identyczne lub przynajmniej podobne; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest nie jest warunkiem koniecznym złej wiary
  • wiedza zgłaszającego o używaniu identycznego lub podobnego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę. Wiedza istnieje na przykład wtedy, gdy strony pozostawały ze sobą w stosunkach gospodarczych
    *** znajomość identycznego lub podobnego wcześniejszego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług sama w sobie nie jest wystarczająca do stwierdzenia złej wiary
  • nieuczciwy zamiar ze strony zgłaszającego znak towarowy – jest to czynnik subiektywny, który musi być określony przez odniesienie do obiektywnych okoliczności.
    Do takich okoliczności zalicza się chęć zgłoszenia tylko w celu jego odsprzedaży, działania spekulacyjne, działania w celu zawłaszczenia cudzego prawa
• ocena podobieństwa znaków jest tylko jednym z czynników do oceny złej wiary;  zła wiara może mieć miejsce również wtedy, gdy znaki nie są identycznie lub konfuzyjnie podobne; musi istnieć „pewien” stan podobieństwa (powiązanie między prawami)
• ocena podobieństwa towarów/usług to również jeden z elementów oceny (nie jest to czynnik bezwzględny). Wystarczające może być stwierdzenie, że towary/usługi należą do zbliżonego segmentu rynku
• Ważne!!! Za przypadek działania w złej wiary traktowane będzie (pod warunkiem spełnienia innych okoliczności) m.in. zgłoszenie nowego znaku w celu:
  • uniknięcia konieczności przedstawienia dowodów używania i przedłużenia okresu karencji
  • uniknięcia konsekwencji unieważnienia/wygaśnięcia
  • wykorzystania pasożytniczego renomy wcześniejszego znaku
  • przywłaszczenia sobie cudzych praw
• zasady postępowania w celu wykazania istnienia złej wiary po stronie zgłaszającego:
  • istnieje domniemanie dobrej wiary zgłaszającego do czasu wykazania tezy przeciwnej; ciężar obowiązku spoczywa po stronie przedsiębiorcy stawiającego zarzut;
  • w przypadku, gdy sam urząd posiada obiektywne okoliczności służące do obalenia domniemania dobrej wiary – ciężar dowodzenia, że zgłoszenie nastąpiło w dobrej wierze będzie jednak obciążał zgłaszającego znak;
  • milczenie zgłaszającego nie powinno być traktowane jako oznaka nieuczciwego zamiaru – kluczowe znaczenie ma ocena dowodów złożonych przez skarżącego;
  • dowodami w sprawie mogą być wszelkie materiały mające znaczenie dla sprawy – urzędy muszą wziąć pod uwagę wszystkie złożone dowody i ocenić ich moc i wiarygodność
• szczególnym przypadkiem działania w złej wierze jest działanie „agenta” (przedstawiciela) uprawnionego do wcześniejszego znaku). Okoliczność ta może stanowić podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego – a zatem może zostać powołana jeszcze w trakcie trwania procedury zgłoszeniowej, przed udzieleniem prawa, a nie  – jak w powyższych przypadkach – już po jego udzieleniu.

Wskazując jak szkodliwe mogą być działania podejmowane przez nieuczciwych przedsiębiorców można przywołać jeden, dość powszechny przypadek działania osób, które „podpatrzyły” fakt posługiwania się przez innego przedsiębiorcę (głównie konkurenta) danym znakiem towarowym w handlu. Taki nieuczciwy podmiot upewnia się, że dany znak nie został zgłoszony do ochrony, po czym dokonuje zgłoszenia (najczęściej) identycznego znaku na własną rzecz.

Jako że EUIPO sam z siebie nie bada znaków towarowych pod kątem podobieństwa do innych oznaczeń – decyzja o udzieleniu ochrony stanowi jedynie pewną „formalność”, a nieuczciwy przedsiębiorca staje się „prawnie” legitymowanym właścicielem prawa podmiotowego o charakterze wyłącznym. W oparciu o tak uzyskane prawo jego właściciel może zakazać posługiwania się znakiem towarowym przez tych wszystkich przedsiębiorców, którzy nie posiadają jego zgody na używanie takiego znaku, w tym przedsiębiorcę, którego znak zawłaszczył (!). Mimo, że w praktyce istnieją różne możliwości przeciwdziałania takim nieuczciwym zachowaniom rynkowym, niemniej prawdą pozostaje, że prawo polskie i unijne nie przewiduje ochrony wyłącznej oznaczeń niezarejestrowanych (poza pewnymi wyjątkami). W myśl zasady: „lepiej zapobiegać niż leczyć” warto zatem nie tylko uchronić się przed opisywaną wyżej ewentualnością poprzez zgłaszanie swoich znaków towarowych „na czas”, ale także poprzez bezzwłoczne składanie sprzeciwów wobec tego rodzaju zgłoszeń, zanim okaże się to utrudnione; czas nie sprzyja tu przedsiębiorcy, a wręcz działa na jego niekorzyść.

Helena Gajek
radca prawny, rzecznik patentowy

Po więcej informacji odwiedź profil FGGH IP na Platformie Współpracy LSOS.

Zdjęcie: depositephotos.com